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美國專利法改革最新動向
美國專利法改革2011年最新動向
國家知識產權局條法司：董 琤 李敬東 王韋瑋
2011年3月8日和6月23日，美國參議院、眾議院分別通過了題為《美國發(fā)明法案》的專利改革提案，對現行美國專利制度實施重大改革，旨在提高專利審批效率、更好保護發(fā)明創(chuàng)造者權益。這標志著自2005年以來的美國專利法改革終于取得了實質性突破。由于兩院批準的提案內容十分接近，并且奧巴馬政府已公開表明支持該法案的立場，故《美國發(fā)明法案》最終獲得批準的希望大大高于以往。該法案是自1952年以來美國專利制度的最全面的改革，一旦經總統簽署生效，將對美國的專利政策和實踐產生深刻影響。
2011年3月8日和6月23日，美國參議院、眾議院分別通過了題為《美國發(fā)明法案》的專利改革提案，對現行美國專利制度實施重大改革，旨在提高專利審批效率、更好保護發(fā)明創(chuàng)造者權益。
專利法改革提案在參、眾兩院均獲得通過，標志著自2005年以來的美國專利法改革終于取得了實質性突破。由于兩院批準的提案內容十分接近，并且奧巴馬政府已公開表明支持該法案的立場，故《美國發(fā)明法案》最終獲得批準的希望大大高于以往。該法案是自1952年以來美國專利制度的最全面的改革，一旦經總統簽署生效，將對美國的專利政策和實踐產生深刻影響。 1
本次改革可以追溯到2003年2月，美國專利和商標局（以下簡稱專利局）提出了《21世紀戰(zhàn)略計劃》，強調提高專利質量和協調美國專利法與其貿易伙伴專利法的必要性。2003年10月，美國商務委員會提出題為《為了促進創(chuàng)新：競爭和專利法律政策之間的適當平衡》的報告；2004年美國國家科學研究院在對專利法進行了全面詳細的研究后提出了題為《21 參議院提案S.23，America Invents Act；眾議院提案H.R.1249，
Leahy-Smith America Invents Act
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世紀的專利體系》的研究報告。這些報告中提出了美國專利政策中存在的一些問題，如專利質量、對自由競爭的不利影響等，為專利改革法案的提出提供了基礎。
與此同時，許多人認為美國現行專利體系破壞了發(fā)明創(chuàng)新的平衡，大企業(yè)窮于應付日漸增長的專利訴訟，無法集中精力創(chuàng)新，訴訟費用占企業(yè)成本的比例顯著提高，正常的經營活動受到嚴重干擾。另一方面，專利局積壓嚴重、審查期限長、授權專利存在問題。這些都促使人們提出對專利制度進行改革的要求。
正是在這樣的背景下，“專利改革法案2005”于2005年6月正式向眾議院提出，該提案希望實現三個改革目標：(1)提高專利質量；(2)減少失控的專利訴訟；(3)將美國專利法和世界其他國家統一。該法案最終未獲得通過。2007年，改革法案在眾議院獲得通過，但在參議院遭到否決。2009年3月初，美國參眾兩院再次啟動了專利改革的程序，這一次，改革法案通過了參議院的審議卻未能在眾議院通過。2011年新會期才剛開始，美國參議院
該提案于3月8日獲得參議院通過之后，眾議院的《美就再一次提出2011年專利改革提案。
國發(fā)明法案》于3月30日正式提交審議。6月23日，眾議院投票通過了此項提案。參眾兩院通過的這兩項關于專利法改革的提案內容基本相同，為形成最終的法案由總統簽署生效奠定了良好的基礎。 32
本次美國專利法改革提案（以下簡稱改革提案）主要涉及以下六個方面的內容，即，與實體專利法相關的內容、專利授權后的重審程序、專利申請授權程序的修改、專利局財政和機構的改革、優(yōu)先審查及對小型實體的扶持措施，以及專利訴訟和管轄。 4
（一）實體專利法相關內容
在實體專利法方面，改革提案帶來的主要變化是，將先發(fā)明制改為先申請制、取消現有技術的地域限制、調整寬限期的適用范圍、調整最佳實施方式的公開要求、取消在外國完成的發(fā)明作為現有技術的限制、調整關于先用權的規(guī)定。這些方面的改革與實體專利法的國際協調有密切聯系，改革結果將使美國的專利制度與各國專利制度趨于接近，也將為美國在實體專利法的國際協調中一貫的積極立場提供有力的支撐。
除此之外，實體專利法方面的改革內容還涉及對商業(yè)方法專利的審視。 2
3 S.23。 H.R.1249 4 鑒于參眾兩院的提案內容比較接近，本文一并進行介紹
1. 發(fā)明人先申請制 (first inventor to file)
美國專利制度中的先發(fā)明制將改為先申請制。要求保護的發(fā)明的“有效申請日”定義為申請的實際提交日。隨之進行的相應修改是，現行的“抵觸程序”（interference，確認誰為先發(fā)明人的程序）將會取消，代之以“溯源程序”（derivation，確認先申請人的發(fā)明是否源自后提交申請的發(fā)明人）；“專利上訴及抵觸委員會”將更名為“專利審判及上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board）”。另外，改革提案要求“小型企業(yè)管理委員會”就取消先發(fā)明制的效果進行研究并向國會提交報告。
世界上絕大多數國家都采用先申請制，唯有美國目前仍采取先發(fā)明制，即專利授予最先做出發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人。鑒于專利法國際協調的要求，并且美國眾多的申請人也在國外申請專利，已經熟悉和習慣先申請制的要求，因此2005的改革法案中就提出將先發(fā)明制改為先申請制。盡管美國國內仍有對先申請制的質疑，擔心影響小發(fā)明人的利益，在改為先申請制的問題上爭論并不很大，但提案仍要求對改革的效果提交報告。
2. 寬限期
現行美國專利法的寬限期是12個月，可以享受寬限的行為不限于與發(fā)明人自己有關的行為。改革提案沒有修改12個月的期限，但將不構成現有技術的公開行為修改為限于發(fā)明人或共同發(fā)明人自己進行的公開行為，或者直接或者間接源自發(fā)明人的公開行為。
目前世界各國有關寬限期的規(guī)定各有不同，區(qū)別主要體現在寬限期的時間長度和適用范圍。在時間上，各國分別規(guī)定在申請日或優(yōu)先權日之前的6個月或12月內；在適用范圍上，美國的范圍最寬，包括任何人進行的發(fā)表、公開使用等任何公開行為；我國及許多歐洲國家所適用的范圍較窄，只有申請人在特定的展覽會或學術會議上的公開行為及未經申請人同意的公開行為才能享受寬限期；還有一些國家，包括日本、韓國、俄羅斯及多數非洲和拉美國家，將該范圍限于發(fā)明人公開及源于發(fā)明人的公開行為。美國專利法此次修改之后，在寬限期的規(guī)定上與日、韓、俄等國靠近。另外，近年來歐洲一些國家也主張將寬限期的范圍擴展到發(fā)明人的公開行為及源于發(fā)明人的公開行為。
3. 擴大現有技術范圍
改革提案提議修改美國專利法第102條有關現有技術的規(guī)定，現行條款中規(guī)定世界范圍內的以專利、公開出版物形式公開以及美國境內公開使用、銷售而公開的技術構成現有技術。改革提案取消了地域的區(qū)分，即世界范圍內以專利、公開出版物、公開使用、銷售或者其他方式為人所知的技術均構成現有技術。
這一修改與世界各國的專利制度的發(fā)展趨勢是一致的。
4. 關于公開的要求
按照現行美國專利法的規(guī)定，專利說明書中需記載“最佳實施方式（best mode）”，這一要求既是授權條件之一，也可作為無效或者使專利權不能行使的理由。提案保留了公開最佳實施方式的要求，但不再將其作為無效或者使專利權不能行使的理由。
這一修改使美國的專利制度與其他國家的做法趨于一致。
5. 關于先用權制度
美國發(fā)明人保護法案1999規(guī)定了“第一發(fā)明人抗辯”規(guī)則，即所謂的先用權原則。根據美國專利法第273條，某些情況下在先發(fā)明人雖然喪失了獲得專利權的機會，但是可以在原有范圍內繼續(xù)實施該專利技術，而不視為侵犯專利權。但這種“第一發(fā)明人抗辯”僅適用于商業(yè)方法。
改革提案建議將此先用權原則從商業(yè)方法擴展至在美國進行的各種商業(yè)使用行為。但是，這種商業(yè)使用須早于申請日之前1年或者享受寬限期的行為之前1年，以較早的時間為準。此外，改革提案中要求專利局研究其他國家的先用權制度并提交報告。
改革提案對先用權的修改從某一角度擴展了先用權的范圍又從另一角度限制了先用權的范圍，體現了先用權與寬限期規(guī)定的銜接。對于采取較寬范圍寬限期的國家，在申請日之前12個月內由發(fā)明人進行的公開行為或從發(fā)明人處了解發(fā)明或經其允許的人進行的行為均可以享受寬限期，則發(fā)明人在公開其發(fā)明時就沒有喪失取得專利權的后顧之憂。但是如果別人由此獲知了發(fā)明并投入使用而能夠享受先用權的話，則對發(fā)明人不利，因此日本等采用此類寬限期制度的國家規(guī)定，先用權限于在申請日之前獨立完成的發(fā)明。本次改革提案中對先用權的限制保證了發(fā)明人享受寬限期的權益。
6. 刪除對在外國完成發(fā)明創(chuàng)造的限制
改革提案刪除了現行美國專利法第104條和157條關于在外國完成的發(fā)明創(chuàng)造的規(guī)定，即所謂的“Hilmer原則”。該原則限制在外國完成的發(fā)明創(chuàng)造的現有技術效力，與其他國家的普遍實踐不相一致。
7. 對商業(yè)方法專利的審視
改革提案要求專利局建立一個過渡期為10年的授權后重審程序，以特定的標準和程序重新審視商業(yè)方法專利的有效性。此外，提案中還規(guī)定，在評價發(fā)明的新穎性、非顯而易見性時，任何用于降低、避免或者延緩納稅責任的策略將被視為不足以使要求保護的發(fā)明與現有技術相區(qū)別，實際上這就意味著此類發(fā)明不能被授予專利權。
這兩個修改建議顯然與Bilski案件的影響有關。美國一直堅持對專利法第101條可專
利的主題作最為寬泛的解釋，認為除了自然規(guī)律、自然現象和抽象概念之外，一切皆可授予專利權。但實踐中出現的大量有問題的專利使許多人對商業(yè)方法是否應被授予專利提出了質疑。
（二）關于授權后程序
在美國，挑戰(zhàn)專利有效性主要在法院與侵權訴訟一并解決。1981年和1999年，美國先后建立了單方再審和雙方再審程序，希望利用行政途徑的高效性緩解專利確權的訴訟負擔。
本次改革提案建議，取消雙方再審程序（inter-parte reexamination），設立授權后重審程序（post-grant review）和雙方重審程序(inter parte review) 。
新設立的兩個程序的啟動時間和理由有所不同。啟動“授權后重審程序”的時間為專利授權之日起1年以內，可以以任何無效專利權的理由啟動；而啟動“雙方重審程序”的請求則需在專利授權1年以后或者“授權后重審程序”終止之后方可提出，并且只能以專利或出版物為證據，以新穎性、非顯而易見性為理由。
兩個重審程序均由專利審判和上訴委員會審理。針對上訴委員會在上述兩種重審程序中作出的決定，均可向聯邦巡回上訴法院上訴。此外，提案要求專利局公示每個重審案件從啟動到作出書面決定所花費的時間。
除上述兩程序外，改革提案還引入補充審查制度，允許專利權人請求專利局考慮、重新考慮或者更正與專利相關的信息。在補充審查中若發(fā)現新的關于專利性的實質問題，則可以啟動再審程序。
如前所述，耗時、費力、費用驚人專利訴訟使許多大企業(yè)不堪重負，專利訴訟對正常經營活動的嚴重干擾是此次專利法改革的重要動因之一。2005、2007、2009年的改革提案均涉及對專利局授權后程序的改革，分別提出了設立授權后異議（opposition）、重審程序（post-grant review）、撤銷程序（cancellation）的建議，體現出希望通過快捷高效的行政程序清除問題專利的迫切要求。此次提案將“雙方再審”一分為二，成為新的“授權后重審”及“雙方重審”程序，在時間安排上類似于我國已摒棄了的撤銷加無效的安排，但理由上則相反，授權后12個月內可提出任何理由，12個月后提出的限于新穎性、創(chuàng)造性理由。但是總體上這一改革方案突顯的是對提高效率和降低成本的追求。利用行政機關便捷、高效的程序將專利紛爭有效分流并迅速解決，更好地維護權利人的權益并為自由競爭創(chuàng)作良好環(huán)境。
（三）專利申請的授權程序
為了提高專利權的授權質量，改革提案針對專利申請的授權程序提出了一些修改建議，包括調整發(fā)明人宣誓或聲明的有關要求、允許發(fā)明人的受讓人提交專利申請，以及允許第三方在專利審查期間提交現有技術等。
（四）專利局的財政和機構改革
1．賦予專利局更大的財政自主權
根據改革提案，專利局被賦予設立、批準和收取費用的權力，并取消了轉移費用的制度。按照現行轉移制度，專利局所收取的專利費用的一部分要被轉移給美國政府的其他機構使用。提案還建議設立專利局公共事業(yè)周轉基金用以代替財政撥款，該基金不受財年的限制。此外，專利局還可以為參加知識產權項目的非聯邦雇員提供日常及差旅費用，為行政法官設定工資標準。
提案要求專利局長每年向國會提交年度報告，內容包括每年的支出計劃、預算及財務審計結果，專利局的運行計劃、支出和人員狀況，專利局的長期計劃及進展。
與美國專利局現行的財政政策相比，改革提案通過廢止費用轉移制度，增加專利局的資金來源；通過設立周轉基金，增強資金運作靈活度；通過賦予專利局設立某些費用的權利，擴大了專利局在財政方面的自主權。美國專利局長卡波斯在提案獲得眾議院通過的當天即發(fā)表聲明，為眾議院允許專利局得到全部收費而感到鼓舞。聲明中強調充足的資金支持對于專利局有效履行其核心任務至關重要。
2．設立衛(wèi)星局（satellite offices）
提案要求專利局在三年時間內建立至少3個衛(wèi)星局（satellite offices）。目前首個衛(wèi)星局已在底特律成立，以美國黑人發(fā)明家“Elijah J. McCoy”命名。
（五）優(yōu)先審查及對小型實體的扶持措施
與2005、2007、2009的改革提案相比，2011提案中增加了數項關于優(yōu)先審查及對小型實體的扶持措施。
提案明確授權專利局可以制定規(guī)則，應申請人的請求針對對經濟或國家競爭力具有重要意義的專利申請進行優(yōu)先審查。
針對小型實體，提案1. 進一步明確小型實體和微型實體的定義，2. 允許專利局減少某些收費以利于小型和微型實體提交專利申請，具體而言，維持對小實體主要費用50％的減免，增加面向微型實體75％的費用減免；3. 要求專利局利用可用資源設立監(jiān)察項目
（ombudsman program），為小型實體和獨立發(fā)明人提供與專利申請相關的幫助與服務；4. 要求專利局支持知識產權協會建立公益項目，在財力上幫助財力不足的獨立發(fā)明人和小型實體；5. 對于政府與非盈利機構就政府所有、承包商運作的設施簽訂政府出資協議的情況，降低必須付給政府的收入比例（從75%降至15%），并相應提高給予小型商業(yè)機構的比例（從25%提高到85%）。 5
（六）專利訴訟及管轄
在2007、2009年的專利改革提案中，爭議最大并最終導致提案難以通過的內容是侵權賠償數額的計算問題。此次提案中沒有再涉及這一問題，而是將其交由法院處理。有關專利訴訟及管轄的內容在本次提案中涉及以下幾項，即，故意侵權的判定條件、錯誤標識的處罰、取消各州法院對專利、植物品種保護或版權的法律訴訟的管轄權、賦予聯邦巡回上訴法院對專利或植物保護的上訴的獨有管轄權等。
美國專利法改革歷經10年，終于迎來了最接近成功的時刻。參議院和眾議院先后于2011年3月8日和6月23日通過改革提案，目前正在對兩院提案進行協商和調和，隨后的提案將提交美國政府審議，一旦經奧巴馬總統簽署，此項自1952年來對美國專利制度最大規(guī)模的修改法案將生效實施，其必將對美國的專利政策和實踐產生深刻的影響。
5 美國專利法第202條（c）(7) （D）：要求只有經過合理調查后不可行時，否則應將主題發(fā)明許可給中小企業(yè)；（E）：如果是非營利機構，就資助協議所規(guī)定的政府所有、承包商運作的設施而言，要求 (i)在支付專利申請成本，許可成本，發(fā)明人工資，及支付主題發(fā)明管理而產生的費用后，承包商在任何財政年度所獲得的許可費或收入余額的最高相當于該設美國專利法改革2011年最新動向施5％的年預算，應由承包商用在科學研究、開發(fā)和教育設施，從而與該設施的研究開發(fā)使命和目標一致，也可以用在可以增加該設施其他發(fā)明許可潛力的活動。倘若上述余額超過該設施年度預算的5％，則其超過部分的75％上繳美國財政部，剩余的25％用于(D)款中所述的相同目的；
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